1. Tentukan Negara Tujuan Ekspansi

Langkah pertama bukan langsung mengajukan pendaftaran.

Perusahaan perlu menentukan di mana brand akan dipasarkan atau berpotensi dikembangkan. WIPO merekomendasikan pemilik merek mempertimbangkan pasar yang sudah dimasuki maupun pasar yang menjadi target ekspansi, sehingga perlindungan diberikan pada wilayah yang memang penting bagi bisnis.

Misalnya, perusahaan Indonesia akan mulai menjual produknya di Malaysia, Singapura, dan Jepang. Ketiga negara tersebut dapat dipetakan sebagai target perlindungan sejak awal.

Semakin jelas rencana pasarnya, semakin mudah perusahaan menentukan strategi pendaftaran merek.

2. Lakukan Trademark Search Sebelum Mendaftar

Jangan langsung berasumsi bahwa merek yang aman di Indonesia juga tersedia di negara tujuan.

Sebelum mengajukan permohonan, perusahaan sebaiknya melakukan trademark search untuk mengetahui apakah sudah ada merek yang identik atau memiliki kemiripan di pasar yang dituju. WIPO secara khusus menyarankan pencarian merek di target market sebelum mengajukan permohonan internasional.

Tahap ini penting karena menemukan konflik lebih awal jauh lebih mudah daripada mengetahui masalah tersebut setelah perusahaan sudah mengeluarkan biaya untuk kemasan, promosi, distributor, dan pemasaran di negara tujuan.

3. Pastikan Merek dan Kelas Barang/Jasanya Sudah Siap

Pendaftaran internasional tetap membutuhkan dasar dari merek di negara asal.

Untuk menggunakan Madrid System, pemohon harus memiliki atau setidaknya telah mengajukan permohonan pendaftaran merek nasional atau regional di kantor kekayaan intelektual negara anggota yang bersangkutan. WIPO menyebut pendaftaran atau permohonan tersebut sebagai “basic mark”.

Selain itu, perusahaan perlu memastikan barang dan/atau jasa yang dilindungi memang sesuai dengan bisnisnya.

Jangan sampai brand digunakan untuk produk A di Indonesia, tetapi ketika masuk ke negara lain ternyata strategi perlindungan yang diajukan tidak mencakup kebutuhan bisnis yang sebenarnya.

4. Pilih Jalur Pendaftaran yang Tepat

Secara umum, perusahaan dapat mempertimbangkan national route, regional route, atau international route melalui Madrid System.

Untuk perusahaan yang hanya menargetkan satu negara, pendaftaran nasional bisa menjadi pilihan.

Namun, bagi perusahaan yang ingin masuk ke beberapa pasar yang menjadi anggota Madrid System, jalur internasional dapat memberikan kemudahan administratif.

DJKI menjelaskan bahwa Indonesia telah menjadi anggota Protokol Madrid sejak 2 Januari 2018, sehingga pemilik merek Indonesia dapat mengajukan permohonan internasional melalui DJKI sebagai kantor asal.

5. Kenali Madrid System

Madrid System adalah sistem WIPO yang memungkinkan pemilik merek mengajukan satu permohonan internasional untuk meminta perlindungan di sejumlah negara anggota.

Saat ini, sistem tersebut mencakup 133 negara melalui 117 anggota, dan pengelolaan pendaftaran dapat dilakukan secara terpusat melalui WIPO.

Bagi perusahaan Indonesia yang sedang berkembang ke beberapa negara, pendekatan ini dapat membantu mengurangi kerumitan administratif dibandingkan mengajukan permohonan dari awal secara terpisah di setiap negara.

Namun, ada satu hal yang sangat penting:

Madrid System bukan berarti satu pendaftaran otomatis membuat merek disetujui di seluruh negara tujuan.

Setelah WIPO melakukan pemeriksaan formal, kantor kekayaan intelektual di masing-masing negara yang ditunjuk tetap melakukan pemeriksaan substantif berdasarkan hukum nasionalnya. Negara tersebut dapat memberikan perlindungan atau menolak permohonan sesuai ketentuan lokal.

Bagaimana Prosesnya dari Indonesia?

DJKI menjelaskan bahwa pemilik merek Indonesia dapat mengajukan permohonan melalui DJKI sebagai Office of Origin.

Secara umum, tahapannya meliputi:

1. Memiliki atau telah mengajukan merek nasional di Indonesia.
2. Menentukan negara tujuan perlindungan.
3. Mengisi permohonan internasional melalui Madrid System.
4. Mengajukan permohonan melalui DJKI untuk divalidasi dan diteruskan ke WIPO.
5. Membayar biaya yang berlaku.
6. Menunggu pemeriksaan oleh WIPO dan kantor merek di negara tujuan.

DJKI juga menyediakan Form MM2 dan panduan permohonan merek internasional melalui Madrid System.

Tidak Semua Brand Harus Langsung Mendunia

Pendaftaran internasional bukan berarti perusahaan harus melindungi mereknya di sebanyak mungkin negara.

Yang lebih penting adalah menentukan pasar mana yang benar-benar strategis.

WIPO sendiri menyarankan perusahaan untuk mempertimbangkan target pasar, rencana ekspansi, dan strategi kompetitor ketika menentukan lokasi perlindungan merek.

Untuk bisnis yang baru mulai ekspor, perusahaan dapat memprioritaskan negara tempat produk sudah dijual atau yang menjadi target ekspansi terdekat.

Setelah bisnis berkembang, perlindungan dapat diperluas ke anggota Madrid System lainnya. WIPO menyediakan mekanisme subsequent designation untuk menambah negara tujuan pada pendaftaran internasional yang sudah ada.

Kenapa Sebaiknya Disiapkan Sebelum Ekspansi?

Masalah merek sering kali baru terlihat ketika bisnis sudah berjalan.

Brand sudah dicetak di kemasan. Distributor sudah ditunjuk. Campaign sudah dimulai. Lalu ditemukan bahwa nama tersebut bermasalah di negara tujuan.

Situasi seperti ini dapat membuat perusahaan harus melakukan penyesuaian bahkan rebranding.

Karena itu, trademark protection sebaiknya menjadi bagian dari market entry strategy, bukan pekerjaan yang dilakukan setelah produk sudah masuk pasar.

DJKI sendiri menekankan pentingnya perlindungan merek Indonesia di pasar internasional.

“Kami berkomitmen untuk mendukung pelaku usaha Indonesia dalam memperluas perlindungan merek mereka di pasar internasional.” — DJKI

Checklist Sebelum Membawa Brand ke Luar Negeri

Sebelum melakukan ekspansi, perusahaan dapat memastikan:

✓ Merek sudah terdaftar atau setidaknya diajukan di Indonesia
✓ Negara tujuan sudah ditentukan
✓ Trademark search sudah dilakukan
✓ Kelas barang/jasa sudah sesuai
✓ Strategi pendaftaran sudah dipilih
✓ Persyaratan lokal negara tujuan sudah diperiksa

Dengan persiapan tersebut, perusahaan dapat membangun ekspansi sekaligus mengurangi risiko hukum terhadap brand yang sedang dikembangkan.

Brand Lokal, Perlindungan Global

Membawa brand Indonesia ke pasar internasional bukan hanya soal menjual produk di negara lain.

Perusahaan juga perlu memastikan identitas yang dibangun di balik produk tersebut memiliki perlindungan yang memadai di pasar tujuan.

Madrid System dapat menjadi salah satu pilihan untuk mengelola perlindungan merek internasional, tetapi strategi tetap perlu disesuaikan dengan negara tujuan, jenis barang/jasa, dan kondisi merek yang bersangkutan.

Brand yang siap ekspansi adalah brand yang tidak hanya siap dijual, tetapi juga siap dilindungi.

 

Sumber:

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), Kementerian Hukum RI. Panduan Praktis Pendaftaran Merek Indonesia di Luar Negeri. Kementerian Hukum Republik Indonesia. Diambil dari https://www.dgip.go.id/index.php/artikel/detail-artikel-berita/panduan-praktis-pendaftaran-merek-indonesia-di-luar-negeri?kategori=pengumuman

JDIH BPK RI. (2017). Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2017 tentang Pengesahan Madrid Protocol Concerning the International Registration of Marks 1989 (Protokol Madrid Mengenai Pendaftaran Merek Internasional). Database Peraturan Perundang-undangan. Diambil dari https://peraturan.bpk.go.id/Details/73183/perpres-no-92-tahun-2017

JDIH BPK RI. (2018). Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2018 tentang Merek Internasional Berdasarkan Protokol Madrid. Database Peraturan Perundang-undangan. Diambil dari https://peraturan.bpk.go.id/Details/87155/pp-no-22-tahun-2018

World Intellectual Property Organization (WIPO). Filing International Trademark Applications: The Process. WIPO. Diambil dari https://www.wipo.int/en/web/madrid-system/how_to/file/basics

World Intellectual Property Organization (WIPO). Madrid System – International Trademark Protection. WIPO. Diambil dari https://www.wipo.int/en/web/madrid-system/

Tags: Merek Internasional · Pendaftaran Merek Internasional · Madrid System · Madrid Protocol · Pendaftaran Merek Luar Negeri · Perlindungan Merek · Trademark Registration · Intellectual Property Indonesia